Лицензии: споры об интеллектуальной собственности

Лицензионный спор возникает, когда одна сторона считает, что другая использует программу, товарный знак, базу данных или иной объект шире, чем разрешено, либо не платит за разрешённое использование. По лицензионному договору правообладатель предоставляет лицензиату право использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в установленных договором пределах. Всё, что выходит за эти пределы, закон рассматривает как нарушение исключительного права, а не как простое неисполнение договора. От этой разницы зависит, какие требования можно заявить: долг по вознаграждению и неустойку или компенсацию за нарушение, которая иногда исчисляется миллионами.

Споры между компаниями и предпринимателями о лицензиях рассматривают арбитражные суды. Кассационной инстанцией по делам о защите интеллектуальных прав выступает Суд по интеллектуальным правам. Адвокат Петрова Е. В. ведёт такие дела с обеих сторон: защищает правообладателей, которые обнаружили превышение лицензии, и лицензиатов, получивших претензию с требованием выплатить компенсацию.

На странице разобраны способы нарушения лицензии, споры о роялти, расчёт компенсации, расторжение договора и то, как такие дела обычно проходят в суде.

Лицензионный договор: условия, без которых спор неизбежен

Лицензионный договор заключается в письменной форме. Если форма не соблюдена, договор недействителен. В договоре должен быть указан предмет: конкретная программа с версией, товарный знак с номером свидетельства, база данных. Должны быть перечислены способы использования: воспроизведение, распространение, переработка, использование в сети, маркировка товаров. Способ, не названный в договоре, считается не предоставленным. Это правило чаще всего и становится основой иска.

Простая и исключительная лицензия

По простой (неисключительной) лицензии правообладатель сохраняет право выдавать лицензии другим лицам. По исключительной лицензии он такого права не имеет и сам не вправе использовать объект в тех же пределах, если договор не говорит иное. Если в договоре вид лицензии не указан, она предполагается простой. Лицензиат по исключительной лицензии, узнав о выдаче такой же лицензии конкуренту, получает требование о возмещении убытков к правообладателю.

Территория и срок

Если территория не указана, лицензия действует на всей территории России. Если срок не указан, договор по общему правилу считается заключённым на пять лет. Использование после окончания срока — это уже нарушение, даже если лицензиат продолжает платить по старому счёту.

Сублицензии и группа компаний

Лицензиат вправе предоставить право использования другому лицу только с письменного согласия правообладателя. Ответственность перед правообладателем за действия сублицензиата несёт лицензиат, если договор не устанавливает иное. На практике это правило нарушают внутри холдингов: лицензию покупает одна компания, а программой пользуются сотрудники всех юрлиц группы. Для правообладателя это отдельный случай использования без разрешения, для лицензиата — риск компенсации за каждую компанию группы. Условие о допуске аффилированных лиц нужно прописывать в договоре прямо.

Лицензии, принятые без подписи

Большая часть лицензий на программы заключается без подписания бумажного документа: через принятие условий при установке, оплату счёта-оферты, регистрацию в облачном сервисе. Такой способ заключения закон допускает. Спор возникает о том, какая редакция условий была принята и когда. Лицензиату стоит сохранять тексты условий на дату покупки, а правообладателю — журнал принятия оферты с датами и идентификаторами пользователей.

Регистрация лицензий на товарные знаки

Предоставление права использования товарного знака по лицензионному договору подлежит государственной регистрации в Роспатенте. Незарегистрированное предоставление права считается несостоявшимся. Для программ для ЭВМ и баз данных регистрация лицензий не требуется, даже если сама программа зарегистрирована.

Нарушения: превышение лицензии и незаконное использование

Нарушения по лицензиям делятся на два вида. Первый — использование сверх разрешённого: большее число рабочих мест, другая территория, не предусмотренный способ, изменение программы без права на переработку. Второй — использование без договора вообще или после его прекращения.

Как правообладатель обнаруживает превышение

В сфере программного обеспечения нарушения выявляются через технические средства защиты, данные активаций, обращения в поддержку, сообщения бывших сотрудников. Для товарных знаков — через контрольные закупки, мониторинг маркетплейсов и рекламы. Правообладатель должен закрепить нарушение так, чтобы доказательство было допустимым: нотариальный осмотр сайта, видеозапись закупки, экспертиза носителя, изъятие контрафакта при проверке.

Позиция лицензиата

Лицензиату, получившему претензию, нужно прежде всего сверить фактическое использование с условиями договора. Нередко претензия строится на неверном прочтении лицензии: правообладатель считает пользователями всех сотрудников, а договор считает одновременные подключения. Или претензия касается модуля, который входил в поставку по умолчанию. Если превышение действительно было, спор сводится к размеру компенсации и возможности урегулировать его докупкой лицензий.

Типичные формы превышения

• установка программы на большее число компьютеров или серверов, чем оплачено;
• использование программы в группе компаний при лицензии на одно юрлицо;
• доработка исходного кода без права на переработку;
• маркировка товарным знаком товаров, для которых лицензия не выдана;
• продажа товаров со знаком на территории, не охваченной лицензией;
• передача прав сублицензиату без согласия правообладателя.

Роялти и лицензионные платежи

За предоставление права использования лицензиат выплачивает вознаграждение, если договор не предусматривает безвозмездность. Возмездный договор, в котором нет условия о размере вознаграждения или порядке его определения, считается незаключённым. Это правило иногда используют лицензиаты, чтобы избавиться от обязанности платить, но оно работает только при полной неопределённости.

Формы вознаграждения

Роялти может быть фиксированным (разовым или периодическим), процентным от выручки или прибыли, от количества проданных единиц. При процентном роялти лицензиат обязан представлять правообладателю отчёты об использовании, если договор это предусматривает. Если срок и порядок отчётности договором не установлены, отчёты представляются по требованию правообладателя.

Споры о размере платежа

Процентное роялти порождает споры о базе расчёта. Что считать выручкой: сумму с НДС или без, с учётом возвратов или без, включать ли продажи дочерних компаний. Если договор неясен, суд толкует его с учётом переписки, прежних отчётов и того, как стороны фактически рассчитывались. Сторона, годами принимавшая отчёты без возражений, потом с трудом доказывает, что база была занижена.

Аудит лицензиата

Договор может давать правообладателю право на проверку учёта лицензиата. Если такого права в договоре нет, правообладатель запрашивает сведения через суд в рамках иска о взыскании. Отказ лицензиата раскрыть данные суд вправе расценить против него.

Неустойка и проценты за просрочку роялти

За просрочку лицензионных платежей договор обычно устанавливает неустойку. Если её нет, правообладатель взыскивает проценты за пользование чужими денежными средствами по ключевой ставке. Требование о взыскании долга по роялти является договорным, поэтому компенсация за нарушение исключительного права за тот же период не взыскивается: правообладатель выбирает, что заявлять.

Компенсация вместо убытков

Главная особенность споров об интеллектуальных правах — возможность требовать компенсацию вместо возмещения убытков. Правообладатель не обязан доказывать размер своих потерь. Он доказывает сам факт нарушения, а размер компенсации определяет суд в пределах, установленных законом, либо он рассчитывается по формуле.

Способы расчёта компенсации

Для произведений, включая программы для ЭВМ, компенсация взыскивается в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей по усмотрению суда, либо в двукратном размере стоимости экземпляров произведения, либо в двукратном размере стоимости права использования, определяемой по цене, которая обычно взимается за правомерное использование. Аналогичные способы установлены для товарных знаков, где вместо стоимости экземпляров применяется двукратная стоимость товаров, на которых незаконно размещён знак.

При нарушении условий лицензии правообладатель чаще всего выбирает двукратную стоимость права. Расчёт строится на прайс-листе правообладателя или на цене лицензии по действующему договору. Лицензиат вправе возражать, что прайс не отражает реальную цену, по которой лицензии продаются.

Снижение компенсации

Верховный Суд РФ в постановлении Пленума о применении части четвёртой ГК разъяснил, что суд определяет размер компенсации с учётом характера нарушения, срока, степени вины, вероятных убытков правообладателя, принципов разумности и справедливости. Снижение ниже минимального предела возможно в исключительных случаях, по мотивированному заявлению ответчика. Конституционный Суд РФ также допускал снижение двукратной компенсации ниже установленного размера, если нарушение совершено впервые, а использование объекта не было существенной частью деятельности ответчика.

Одно нарушение или несколько

Компенсация взыскивается за каждый случай неправомерного использования. Правообладатели стремятся дробить нарушение на эпизоды: каждая копия, каждая партия товара, каждая публикация. Ответчик настаивает, что все действия охвачены единым намерением и являются одним нарушением. Суды учитывают, совершены ли действия в рамках одной хозяйственной операции и одним лицом.

Расторжение и прекращение лицензии

Лицензионный договор прекращается по истечении срока, по соглашению сторон, в судебном порядке или в одностороннем порядке, если это предусмотрено законом или договором. Закон отдельно предусматривает право правообладателя отказаться от договора, если лицензиат нарушил условие о пределах использования или не выплачивает вознаграждение.

Последствия прекращения для лицензиата

После прекращения договора лицензиат обязан прекратить использование. Для программ это означает удаление с компьютеров и отказ от обновлений, для товарных знаков — прекращение маркировки и вывод товаров из оборота. Остатки продукции, промаркированные до прекращения договора, часто становятся предметом отдельного спора. Если договор не разрешает распродажу остатков, их продажа после прекращения может рассматриваться как нарушение.

Односторонний отказ правообладателя

Правообладатель, решивший прекратить договор из-за неоплаты, должен соблюсти порядок, установленный договором: направить уведомление, дать срок на погашение долга, если это предусмотрено. Отказ, сделанный с нарушением порядка, лицензиат может оспорить, а продолжение использования в этот период не будет нарушением.

Смена правообладателя

Если исключительное право перешло к другому лицу, лицензионный договор сохраняет силу для нового правообладателя. Новый владелец не вправе в одностороннем порядке требовать перезаключения на худших условиях. Спор возникает, когда лицензиат продолжает платить прежнему правообладателю, не зная о переходе. Такие платежи нужно разбирать через правила о надлежащем исполнении.

Как проходит лицензионный спор в арбитражном суде

Лицензионные споры между компаниями рассматривают арбитражные суды по общим правилам подсудности. Апелляция идёт в арбитражный апелляционный суд, кассация по делам о защите интеллектуальных прав — в Суд по интеллектуальным правам. Карточки дел и судебные акты публикуются в картотеке kad.arbitr.ru.

Досудебная стадия

По требованию о взыскании компенсации и по денежным требованиям нужно соблюсти претензионный порядок, если иное не установлено законом или договором. Претензия должна содержать описание нарушения, расчёт компенсации и доказательства. Ответ на претензию стоит готовить внимательно: признание факта использования в ответе потом становится доказательством против лицензиата.

Доказательства и экспертиза

• лицензионный договор, приложения, спецификации, счета на лицензии;
• данные активаций, журналы серверов, отчёты систем контроля лицензий;
• нотариальные протоколы осмотра сайтов и маркетплейсов;
• контрольные закупки с видеозаписью и чеками;
• заключение эксперта о наличии программы на носителе или о сходстве обозначений.

Если спор касается того, является ли программа переработкой исходного продукта или самостоятельной разработкой, назначается судебная экспертиза. Выбор эксперта и вопросы к нему часто определяют исход дела.

Обеспечительные меры

Правообладатель вправе просить суд запретить ответчику совершать действия, нарушающие исключительное право, и арестовать контрафактную продукцию. Предварительные обеспечительные меры по защите интеллектуальных прав возможны и до подачи иска. Лицензиат, против которого приняты меры, должен сразу оценить возможность встречного обеспечения или отмены мер.

Практика: типовые лицензионные конфликты

Ниже описаны типовые ситуации. Это модели, по которым лицензионные споры обычно развиваются, а не сведения о реальных делах.

Проверка обнаружила лишние рабочие места

Компания купила лицензию на пятьдесят рабочих мест, а проверка показала установку на семидесяти компьютерах. Правообладатель требует двукратную стоимость лицензий на всю разницу. Обычно такие споры урегулируются докупкой лицензий и мировым соглашением. Если дело дошло до суда, ответчик доказывает, что часть установок была неактивной, а часть — тестовыми копиями.

Бывший лицензиат продолжает продавать товар со знаком

Лицензия истекла, но лицензиат распродаёт остатки со знаком правообладателя. Правообладатель заявляет компенсацию. Исход зависит от условий договора о распродаже остатков и от того, введены ли товары в оборот до прекращения лицензии. Товар, правомерно введённый в оборот, дальше может свободно обращаться.

Спор о базе расчёта роялти

Лицензиат платил процент от выручки без НДС и за вычетом скидок дистрибьюторам. Правообладатель считает, что база — полная отгрузочная цена. Суд исследует переписку при заключении договора и прежние отчёты. Годы принятых без возражений отчётов работают на лицензиата.

Разработчик ушёл от заказчика и продаёт ту же программу

Компания заказала доработку лицензионной программы у подрядчика, а потом узнала, что подрядчик продаёт модуль другим доверителям. Первый вопрос — кому принадлежат права на доработку: заказчику, подрядчику или правообладателю исходной программы. Если лицензия не давала права на переработку, доработка сама может оказаться нарушением. Поэтому до претензии конкуренту нужно проверить собственную цепочку прав, иначе ответный иск придёт от правообладателя основы.

Что делает адвокат

Адвокат Петрова Е. В. анализирует пределы лицензии, сопоставляет их с фактическим использованием, проверяет расчёт компенсации и формулирует позицию: докупка и мировое соглашение, защита от чрезмерного требования или иск о взыскании. При подготовке нового договора закрываются будущие точки спора: способы использования, база роялти, порядок проверки и распродажи остатков.

Основной канал связи с адвокатом — электронная почта arbitrazhdelo@gmail.com.